MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

A-Genel Olarak

Markanın hükümsüzlüğü için mutlak veya nispi tescil engellerine aykırı bir şekilde tescil edilen markanın mahkeme tarafından hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep edilmelidir. Talep neticesinde Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) md. 5 ve md. 6’da düzenlenen şartları sağlamadığı tespit edilen markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.

Hükümsüzlük talebi neticesinde, markanın mutlak veya nispi tescil engellerine aykırı şekilde tescili mahkemeler tarafından tespit edilir. TÜRKPATENT ise marka tescilinin hukuka aykırı olduğunu tespit ederek markanın sicilden terkini hususunda re’sen işlem yapamaz. (ÇAĞLAR, Hayrettin/YILDIZ, Burçak/İMİRLİOĞLU, Dilek: Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık, 2. Baskı, Ankara 2019, s. 166).

B-Hükümsüzlük Talebi

Marka tescil sürecinde menfaati olan kişiler, mutlak veya nispi tescil engellerini ileri sürerek TÜRKPATENT kararlarına itiraz edebilirler. İtiraza rağmen marka tescil edildiğinde itiraz sahibi söz konusu kararın iptali ile markanın hükümsüzlüğü talepli dava açabilir. Menfaati olan kişiler daha sonra yalnızca markanın hükümsüzlüğü davası da açılabilir. Dolayısıyla, marka tescil başvurusuna itiraz, hükümsüzlük davasının ön şartı değildir (GÜNEŞ, İlhami: Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 5. Baskı, Ankara 2018, s. 194).

Markanın hükümsüzlüğüne SMK’da bazı istisnalar getirilmiştir. Bu kapsamda marka, SMK md. 5/1-b, c ve d bentlerinde sayılan mutlak tescil engellerine rağmen tescil edilmişse ve bu mal ve hizmetler bakımından kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz (SMK md. 25/5).

Markanın hükümsüz kılınması açısından bir diğer istisna ise SMK md. 25/6 düzenlemesidir. İlgili düzenlemeye göre marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez (SMK md. 25/6). Marka sahibinin bu haktan yararlanabilmesi için markasını kötüniyetli bir şekilde tescil ettirmemiş olması gerekir. Kötüniyet hiçbir şekilde korunmayacağı için markanın kullanımına uzun süre müdahale edilmese de sonraki marka sahibinin sessiz kalma nedeniyle hak kaybı iddiası dikkate alınmayacaktır (SULUK, Cahit/KARASU, Rauf/ NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2020, s. 221).

C-Taraflar, Yetkili ve Görevli Mahkeme

Markanın hükümsüzlüğünü, menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları talep edilebilir (SMK md. 25/2).

Hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. TÜRKPATENT ise bu davada taraf gösterilemez (SMK md. 25/3).

Hükümsüzlük davasında görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yerinin bulunduğu mahkemedir. TÜRKPATENT’in SMK hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve TÜRKPATENT kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin TÜRKPATENT aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme ise Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir (SMK md. 156/1-2).

D-Hükümsüzlük Kararının Etkileri

1-Genel Olarak

Hukuka aykırı bir şekilde tescil edilmiş markanın hükümsüz kılınması neticesinde tescile bağlı haklar ortadan kalkar. Hükümsüzlük kararı, marka tescil başvurusu tarihinden itibaren etkili olup, markaya SMK ile sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.

Hükümsüzlük hâllerinin, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerden bir kısmına ilişkin olması durumunda, sadece o mal veya hizmetler yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilebilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı ise verilemez (SMK md. 25/5).

Markanın hükümsüzlüğü talep edildiğinde, hükümsüzlüğü talep edilen markaya dayalı olarak tazminat, tecavüzün men’i veya ref’i talepli dava açılmış olunması ihtimalinde, bu davaların bekletici mesele yapılması gerekir. Zira markanın hükümsüz kılınması durumunda, karar geçmişe etkili sonuç doğuracağı için men, ref veya tecavüz davaları konusuz kalacaktır (ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2016, s. 951-952.).

“Her ne kadar, işbu davanın kabulüne ilişkin temyize konu kararın verildiği tarihten sonra davaya konu markanın hükümsüzlüğü için dava açıldığı anlaşılmakta ise de, 556 sayılı KHK’nın 44/1. maddesi uyarınca markanın hükümsüzlük kararının sonuçları geçmişe etkilidir. Ayrıca, aynı maddenin 2. fıkrası (a) bendi uyarınca da markanın hükümsüz sayılmasından önce tecavüz nedeniyle verilen kesinleşmiş ve infaz edilmiş kararlar hükümsüzlüğün geriye dönük sonuçlarından etkilenmez. Bu durumda, somut uyuşmazlıkta dava konusu marka hakkına tecavüze ilişkin dava henüz kesinleşmeden hükümsüzlük davası açılmış bulunduğuna göre, öncelikle hükümsüzlüğe ilişkin davanın sonucu beklenilmesi gerektiğinden …” Y. 11. HD. 07.04.2015 T., 2014/17037 E., 2015/4775 K. (Sinerji Mevzuat, 13.04.2021).

2-Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar

Hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olarak sonuç doğursa da istisnai olarak bazı hallerde karar geçmişe etki etmez. Bu kapsamda, karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar hükümsüzlük kararından etkilenmez (SMK md. 27/3-a). Dolayısıyla, hükümsüz kılınan markaya tecavüz sebebiyle dava açılmış ve davada tazminat kararı verilerek karar uygulanmış ise hükümsüzlük kararı bu sonucu etkilemeyecektir (SULUK/KARASU/NAL, s. 221).

Hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olarak sonuç doğuracağına ilişkin istisnanın hangi durumlarda uygulanmayacağı ise SMK md. 27/3’te düzenlenmiştir. İlgili düzenlemede, marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat taleplerinin saklı tutulduğu ifade edilmiştir. Böylece, hükümsüzlük kararına SMK md. 27/3-a ve b bentleri ile getirilen istisnanın istisnası düzenlenerek ana kurala dönülmüştür (SULUK/KARASU/NAL, s. 222).

“…(D)avacı tarafından dava dışı … San. Tic. ve Gıda Paz. A.Ş. aleyhine bu şirket adına tescilli 2000/18732 sayılı “…+Şekil” ibareli, 2000/18731 sayılı “…+Şekil” ibareli ve 2000/08125 sayılı “Hediyelik Çay+Şekil” ibareli markaların hükümsüzlüğü istemli 05.03.2002 tarihli dava açılmış, Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla) 19.01.2006 tarihli ve 2002/96 E., 2006/5 K. sayılı kararı ile kötüniyetli tescil nedeniyle markaların hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Anılan mahkeme kararı Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiştir. Hükümsüzlük kararı verilen 2000/08125 sayılı “Hediyelik Çay+Şekil” ibareli marka işbu dava konusu markalardan birisidir. Dava konusu diğer “Rize Harman+Şekil”, “Tomurcuk+Şekil” ve “Filiz+Şekil” ibareli markalar ise dava dışı şirket adına tescilli değildir. Mahkemece 2000/08125 sayılı “Hediyelik Çay+Şekil” ibareli markanın kötüniyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verildiğine göre bu karar, marka sahibi yönünden geçmişe etkili olarak sonuç doğuracaktır.” YHGK., 25.11.2020 T., 2017/2474 E., 2020/944 K. (Sinerji Mevzuat, 13.04.2021).

Tescilli markasının hükümsüz kılınacağına bilen marka sahibinin, tecavüz davası açarak tazminat talep edilmesi buna örnek olarak verilebilir. Bu durumda marka sahibinin, üçüncü kişinin uğrayacağı zararı gidermesi gerekir. İlgili düzenleme ile özellikle marka sahibinin, tecavüz davası açmadan önce daha dikkatli davranması amaçlanmaktadır (ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. 2, Ankara 1998, s. 169).

3-Kurulmuş ve Uygulanmış Sözleşmeler

Hükümsüzlük kararının geçmişe etkili sonuç doğuracağı kuralının bir diğer istisnası ise SMK md. 27/3-b’de düzenlenen, karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmelerdir. Bu kapsamda, tescilli markanın konu edildiği lisans, franchise veya rehin sözleşmesi yapıldıktan ve uygulandıktan sonra marka hükümsüz kılınsa da bu sözleşmeler karardan etkilenmeyecektir (ARSLAN, Özge: Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara 2019, s. 115).

SMK md. 27/3-b’de düzenlenen istisnaya, lisans sözleşmesi yapıldıktan sonra markaya ilişkin ambalajların bastırılması ve markalı ürünlerin piyasaya sürülmesi durumunda malların satışının engellenememesi örnek olarak verilebilir (KARAHAN, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s. 152). Ancak, hükümsüz kılınan markaya ilişkin yeni siparişler alınarak yeni ürünlerin üretilmesi bu istisna kapsamı dışında kalır (TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2012, s. 488).

Hükümsüzlük kararından önce uygulanmaya başlayan ve karardan sonra da uygulanacak sözleşmeler açısından ise söz konusu istisnaya dayanılamaz (KARAHAN, s. 152).

Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler hükümsüzlük kararından etkilenmeyecek olsalar da sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir (SMK md. 27/4). Bu kapsamda, devir sözleşmesine ilişkin yükümlülükler yerine getirilerek sözleşme uygulanmış olsa da devirden kısa bir süre sonra marka hükümsüz kılınırsa ödenen bedelin kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir (ARKAN, s. 169).

Marka sahibinin, lisans sözleşmesi ile marka kullanım hakkını beş yıllığına devrettiği bir durumda, lisans ücretinin tamamen ödenmesi ve üçüncü yılda markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumu da buna örnek olarak verilebilir. Bu durumda marka, geri kalan iki yılda lisans alan tarafından kullanılamayacağı için iki yıllık lisans ücretinin iadesi istenebilir (ARKAN, s. 169, dn. 55).

Marka sahibinin ağır ihmalinin bulunması veya kötüniyetli olarak hareket etmesi durumunda SMK md. 27/3-b’de düzenlemen istisnadan yararlanılamaz (SMK md. 27/3). Bu durumda, karardan önce kurularak uygulanan sözleşmeler de hükümsüzlük kararından etkilenir.

E- Hükümsüzlük Kararının Sonuçları

Markanın hükümsüzlüğüne karar verildiğinde, kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm doğurur (SMK md. 27/5). Bunun neticesinde, kesinleşmiş hükümsüzlük kararları, marka sahibi gibi karardan önce veya sonra markayı devralmış kişilere karşı da sonuç doğurur (ARKAN, s. 170).

Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı re’sen TÜRKPATENT’e gönderir. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır (SMK md. 27/7).

Marka, hükümsüz kılınmasına rağmen terkin edilmemiş veya Bültende yayımlanmamış olsa da bu durum, markanın geçerli olarak değerlendirilmesine sebebiyet vermez. Zira, markanın hükümsüz kılınması kararı kurucu işlev görürken, markanın terkini veya kararın yayımlanması açıklayıcı işlev görmektedir (ÇOLAK, s. 967).